Selalu ada kubu oposisi dalam hal apa pun, termasuk dalam masalah merek. Pada tahun 2017 lalu, Lexus dari Toyota Motor Corporation pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan ProLexus yang merupakan perusahaan lokal. Lexus meminta pendaftaran merek yang dilakukan oleh ProLexus dibatalkan karena dianggap tidak melakukan itikad baik, yakni menggunakan nama ProLexus untuk menumpang nama dengan merek yang sudah terkenal.
Lexus juga khawatir bahwa nantinya masyarakat terkecoh dan berpendapat bahwa antara Lexus dan ProLexus mempunyai keterkaitan. Akan tetapi, majelis hakim memenangkan pihak ProLexus karena gugatan yang diajukan Lexus telah kadaluwarsa. Pasalnya, gugatan tersebut diajukan oleh Lexus sebagai pemegang merek mobil pada tanggal 3 Desember 2013, sedangkan ProLexus sebagai pemegang merek sepatu atau sandal sudah didaftarkan sejak 29 September 2000.
First to Use dan First to File
Dalam pendaftaran merek terdapat dua asas yang sangat penting, yaitu first to use dan first to file. First to use berarti siapa yang memakai pertama suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Sedangkan first to file adalah siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka ia adalah pemegang merek, sepanjang belum bisa dibuktikan sebaliknya dalam tenggat waktu tertentu.
Kemungkinan merek yang akan didaftarkan dengan merek orang lain memang cukup besar sehingga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) membuat peraturan bahwa setiap orang berhak mengajukan permohonan keberatan merek terhadap pendaftaran merek orang lain.
Ketika seseorang mendaftarkan mereknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan mengumumkan permohonan pendaftaran merek melalui Berita Resmi Merek dalam waktu 15 hari sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran.
Pengumuman permohonan tersebut berlangsung selama 2 bulan melalui sarana elektronik atau pun non-elektronik. Nah, selama 2 bulan tersebut setiap orang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada DJKI atas permohonan pendafataran merek (Pasal 16 UU Merek). Pengajuan permohonan keberatan tersebut harus pula disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak.
Kriteria merek yang tidak dapat didaftar tercantum di dalam Pasal 20 UU Merek, sedangkan kriteria merek yang harus ditolak terdapat di dalam Pasal 21 UU Merek.
Dalam waktu paling lama 2 minggu, salinan surat keberatan dikirimkan kepada pemohon pendaftar merek atau kuasanya. Pemohon atau kuasanya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada DJKI paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan. Dengan adanya keberatan merek dan adanya sanggahan tersebut, DJKI akan melakukan pemeriksaan substansif yang hasilnya nanti menjadi pertimbangan dalam memutus apakah merek dapat didaftarkan atau ditolak. Jika merek dapat didaftar, maka DJKI akan:
- Mendaftarkan merek tersebut;
- Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada pemohon atau kuasanya;
- Menerbitkan sertifikat merek; dan
- Mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik
Jika pemeriksaan substantif memutuskan permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, DJKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
Tips Untuk Menghindari Adanya Permohonan Keberatan Dari Merek Yang Didaftar
Untuk menghindari adanya permohonan keberatan dari merek yang didaftar, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, pahami kegiatan usaha yang dijalankan, apakah bergerak dalam barang atau jasa. Hal ini dikarenakan merek diklasifikasikan menjadi kelas barang dan kelas jasa.
Kedua, untuk mengetahui apakah merek sudah terdaftar, dapat dilakukan penelusuran terlebih dahulu di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual milik Dirjen Hak dan Kekayaan Intelektual.
Ketiga, langsung mendaftarkan merek. Tujuan pendaftaran ini adalah supaya merek tidak ditiru oleh pihak lain dan menjadi pemegang sah merek tersebut sesuai asas first to file.
Keempat, lakukan pemantauan dalam dunia bisnis dengan tujuan jika ditemukan penjiplakan merek maka segera tahu langkah apa yang harus diambil.
Baca juga: Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek
Kontak KH
Ketentuan di atas harus dipahami oleh para pelaku usaha. Jadi, pelaku usaha dapat terhindar dari terjadinya sengketa merek yang memakan waktu dan anggaran. Kegiatan usaha pun akan berjalan secara optimal dan tanpa kendala. Sobat KH ingin berkonsultasi mengenai merek dagang? Lekas hubungi Kontrak Hukum, kami siap membantu dan memberikan solusi terbaik.
Kunjungi dan hubungi:
