Belum lama ini, PUMA salah satu merek yang terkenal dengan produksi sepatu olahraga dan perlengkapan olahraga harus menelan kekecewaan setelah kalah dalam sengketa melawan merek lokal PUMADA di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai informasi, PUMA telah mengajukan gugatan pembatalan merek PUMADA di pengadilan negeri pada 2020 dengan dasar merek PUMADA yang didaftarkan di kelas yang sama dengan merek PUMA, yaitu Kelas 25, dilakukan dengan itikad tidak baik.
Menurut PUMA, merek PUMADA juga ingin memperoleh keuntungan dengan membonceng ketenaran dari merek terkenal PUMA. Namun karena pengadilan negeri menolak permohonan gugatan tersebut, PUMA pun mengajukan peninjauan kembali. Sayangnya, PUMA harus menerima kekalahan kedua kalinya setelah majelis hakim juga menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan di Mahkamah Agung.
Menurut majelis hakim, merek PUMA tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PUMADA karena terdapat kata “DA”. MA juga menganggap jika penulisan merek PUMADA terdapat spasi di antara “PUMA” dan “DA”, barulah hal ini yang dapat mengecohkan konsumen.
Dari kasus antara PUMA dengan PUMADA ternyata ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari kacamata hukum merek, seperti apa itu merek terkenal, adakah kriteria yang harus dipenuhi untuk membuat merek menjadi merek terkenal, bagaimana sebenarnya perlindungan hukum merek terkenal, dan apakah merek terkenal juga perlu didaftarkan. Untuk mengetahui jawabannya, yuk langsung baca artikel berikut ini sampai selesai.
Pengertian dan Kriteria Merek Terkenal
PUMA mengajukan gugatan dengan dasar bahwa merek tersebut adalah merek terkenal dan seharusnya tidak boleh ada yang menyamakan merek tersebut, baik untuk barang sejenis maupun tidak sejenis. Lalu, apa yang dimaksud dengan merek terkenal? Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi dan dianggap familiar oleh masyarakat. Pasal 18 Permenkumham No. 67 Tahun 2020 menyebutkan untuk menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu, di antaranya :
- tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- jangkauan daerah penggunaan merek;
- jangka waktu penggunaan merek;
- intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminankualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.
Perlindungan Hukum Merek Terkenal
Sebagai upaya perlindungan hukum untuk merek terkenal, Pasal 21 UU No. 2 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa permohonan merek harus ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :
- Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” sendiri adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.Lebih lanjut, Pasal 83 ayat 2 UU Merek juga memberikan kesempatan kepada pemilik merek terkenal meskipun belum terdaftar untuk mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Gugatan yang dimaksud dapat berupa :
- Gugatan ganti rugi; dan/atau
- Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
Pemberian hak untuk mengajukan gugatan perdata kepada pemilik terkenal dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum apabila terjadi perbuatan curang yang mungkin dilakukan oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan dari merek terkenal tersebut.
Cara Mendaftarkan Merek Terkenal
Meskipun merek terkenal memperoleh perlindungan khusus dalam hukum, bukan berarti hal ini menjadi bentuk pengabaian dari pemilik merek terkenal untuk mendaftarkan mereknya di negara lain. Perlu diketahui bahwa merek pada dasarnya menganut asas teritorial dan asas first to file.
Maksud asas tersebut adalah untuk mencegah merek tersebut digunakan orang lain serta menghindari kerugian materi karena harus bersengketa memperebutkan merek, ada baiknya pemilik merek terkenal segera mendaftarkan merek yang dimiliki agar memperoleh alat bukti yang lebih kuat atas kepemilikan sebuah merek.
Sama seperti pendaftaran merek baru, pendaftaran untuk merek terkenal juga dilakukan dengan cara melakukan permohonan pendaftaran merek kepada menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik atau non-elektronik dengan datang langsung ke DJKI.
Permohonan ini dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya. Apabila permohonan dilakukan melalui kuasa, jangan lupa untuk membuat surat kuasa terlebih dahulu karena surat kuasa harus dilampirkan dalam berkas persyaratan permohonan pendaftaran merek. Jika permohonan yang dilakukan dianggap lengkap dalam pemeriksaan administratif, tidak ada pengajuan keberatan yang diterima saat dilakukan pengumuman oleh DJKI, serta dalam pemeriksaan substantif diputuskan permohonan dapat didaftar, maka DJKI akan mendaftarkan merek tersebut. Setelah didaftarkan, sertifikat merek akan diterbitkan dan diberikan kepada pemohon atau kuasanya. DJKI juga akan melakukan pengumuman pendaftaran merek dalam berita resmi merek.
Kesimpulan
Perlu diingat juga bahwa merek adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Jadi, berhati-hati lah ketika memilih nama untuk merek usaha/bisnis yang kita jalankan.
Kontak KH
Nah Sobat KH, itulah penjelasan mengenai merek terkenal dan pelajaran yang bisa diambil dari kasus PUMA dengan PUMADA. Terlepas dari putusan hakim dan sengketa merek yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa merek terkenal secara khusus memang mendapatkan perlindungan yang lebih kuat dalam hukum sekalipun belum didaftarkan. Meskipun begitu, merek terkenal juga tetap harus didaftarkan sebagai upaya mencegah digunakannya merek tersebut oleh pihak lain.
Bagi Sobat KH yang masih memiliki pertanyaan mengenai merek atau membutuhkan bantuan untuk mendaftarkan merek milik Sobat KH, Sobat KH dapat menghubungi Kontrak Hukum di link berikut Tanya KH. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat KH juga dapat langsung mengunjungi laman https://kontrakhukum.com/kekayaan-intelektual.
